Илья Латышев, юрист

Сегодня успех компании на рынке зависит от многих взаимосвязанных факторов: в частности, от ее финансовой стабильности, правильной маркетинговой политики, умения найти и занять свою нишу. Немаловажным условием здесь является также наличие «раскрученного» товарного знака, который привлекает покупателей и делает товары либо услуги хорошо узнаваемыми и продаваемыми.

Не секрет, что создание, а тем более «раскрутка» товарного знака обходятся в большие суммы. И стоит кому-то одному сделать свой товарный знак широко известным, как появляются недобросовестные конкуренты, которые без особых финансовых затрат начинают работать под сходным знаком, даже не регистрируя его в установленном порядке. Не особо внимательные покупатели уходят к обманщикам, владелец официально зарегистрированного знака начинает нести убытки и пытаться защитить свои нарушенные права.

В Республике Беларусь факт обладания исключительным правом на использование товарного знака не всегда помогает пресечь его незаконное использование и защитить права его владельца. Необходимо приложить массу усилий, чтобы заставить работать отечественный правоохранительный механизм. Однако в чью сторону он повернет весы Фемиды — все равно доподлинно неизвестно. Описываемый пример из практики это хорошо иллюстрирует[1].

Описание ситуации

Фирма «А» работает в сфере ритуальных услуг в Республики Беларусь с ноября 2000 года, осуществляя деятельность по предоставлению всего комплекса ритуальных услуг (в частности, изготовление гробов, оград и памятников, изготовление венков, предоставление услуг, связанных с захоронением или кремацией; содержание могил и уход за ними и т.п.).

В апреле 2001 года фирма «А» подала тогда еще в Белгоспатент заявку на регистрацию товарного знака. Товарный знак представлял собой словосочетание «Могил сервис» со вписанным в букву «М» фирменным наименованием фирмы «А».

В мае 2003 года Управлением экспертизы товарных знаков Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь (далее — НЦИС) было принято решение о регистрации вышеуказанного товарного знака. Фирма «А» получила свидетельство о его регистрации. Охрана зарегистрированному фирмой «А» товарному знаку была предоставлена с даты подачи заявки на его регистрацию. В соответствии с решением о регистрации товарного знака, фирма «А» вправе использовать его при осуществлении вышеуказанных видов деятельности.

В соответствии с положениями Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 5 февраля 1993 г.[2] (ст.ст. 1-3, 20 и др.):

— товарный знак и знак обслуживания (далее – товарный знак) — обозначение, способствующее отличию товаров или услуг одних юридических или физических лиц от однородных товаров или услуг других юридических или физических лиц;

— в качестве товарных знаков регистрируются, в частности, словесные обозначения, которые могут быть представлены в графической форме;

— право на товарный знак охраняется государством;

— владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другими лицами;

— никто не может использовать охраняемый на территории Республики Беларусь товарный знак, на который выдано свидетельство, без разрешения его владельца;

— нарушением прав владельца товарного знака признаются несанкционированные изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

В мае 2003 года фирме «А» стало известно, что словосочетание «Могил сервис» использует в своей вывеске предприниматель «Б», основной деятельностью которого являлось изготовление и ремонт памятников и оград. Помимо этого, данный предприниматель использовал словосочетание «Могил сервис» и в рекламе своей деятельности (в газетах, рекламных блоках на радио, рекламных объявлениях в метро). Обо всем этом руководству фирмы «А» сообщили постоянные клиенты, некоторые из которых «купились» на вывеску «Могил сервис» и приобрели памятники у предпринимателя «Б», думая, что на самом деле приобретают их у одного из подразделений фирмы «А».

Посчитав, что использование словосочетания «Могил сервис» предпринимателем «Б» приводит к смешению его услуг с однородными услугами, оказываемыми фирмой «А», и является прямым нарушением исключительного права фирмы «А» по использованию зарегистрированного ею товарного знака, ее руководство поначалу решило уладить конфликт мирным путем.

Фирма «А» неоднократно информировала предпринимателя «Б» по телефону и письменно о противоправном характере использования словосочетания «Могил сервис» и требовала прекратить нарушения своих прав и законодательства Республики Беларусь. Однако нарушения со стороны предпринимателя «Б» не прекратились. Свои действия он мотивировал тем, что словосочетание «Могил сервис» является общепринятым термином и, соответственно, может использоваться кем угодно. Несостоятельность этого довода мы рассмотрим ниже.

Возможные пути разрешения конфликта

Не разрешив конфликт мирным путем, руководство фирмы «А» оказалось перед выбором, какую модель защиты своих нарушенных прав выбрать: административную или судебную. Первая отличалась своей бюрократичностью и инертностью, вторая — большим размером подлежащей уплате госпошлины[3] (на июнь 2003 г. она составляла 5 600 000 рублей против 140 000 или 280 000 рублей, подлежащих уплате за подачу аналогичного иска в хозяйственный суд или Высший хозяйственный суд).

Зная непредсказуемость отечественных судов, было решено такими деньгами не рисковать и преследовать нарушителя в административном порядке.

Действующий кодекс Республики Беларусь от административных правонарушениях (далее — КоАП) предусматривает две статьи, под которые подпадали действия предпринимателя «Б»: 155-19 (незаконное использование деловой репутации конкурента) и 167-9 (нарушение авторских, смежных и патентных прав).

Преследование за незаконное использование деловой репутации конкурента

Статья 155-19 КоАП предусматривает, что умышленное использование индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица товарного знака (знака обслуживания), фирменного наименования, наименования места происхождения товара конкурента, либо продажа или предложение к продаже товара (услуги) с применением предупредительной маркировки о товарном знаке (знаке обслуживания), не зарегистрированном в Республике Беларусь, либо копирование промышленных образцов конкурента, влекущие смешение продукции (товаров, работ, услуг) или деятельности с продукцией или деятельностью конкурента — влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти минимальных заработных плат с конфискацией этой продукции.

В соответствии со ст. 224-8, абзацем 40 п. 1 ч. 1 ст. 234-1 КоАП, п. 6.9 Положения о департаменте антимонопольной и ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь[4], составлять протоколы о правонарушениях, предусмотренных ст. 155-19 КоАП, осуществлять производство по делам об этих административных правонарушениях, а также применять установленные санкции и налагать штрафы уполномочен Департамент антимонопольной и ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь (далее — Департамент).

Фирма «А» в начале июля 2003 г. направила в Департамент заявление с просьбой составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 155-19 КоАП, которое было совершено предпринимателем «Б», и привлечь его к административной ответственности.

Сотрудники Департамента попросили дополнить полученное заявление ссылками на Закон Республики Беларусь 10 декабря 1992 г. «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». В частности, на ч. 1 ст. 14-2, которая предусматривает, что запрещаются и признаются в установленном порядке неправомерными все действия, способные вызвать смешение в отношении хозяйствующих субъектов, товаров или предпринимательской деятельности конкурентов, в том числе незаконное использование хозяйствующим субъектом не принадлежащего ему фирменного наименования, товарного знака (знака обслуживания), наименования места происхождения товара на товарах, их упаковке, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, в рекламных материалах, печатных изданиях и иной документации.

В качестве мотивировки такого запроса было указано то, что на самом деле по КоАП Департамент не вправе привлекать вышеобозначенного нарушителя к ответственности, а по указанной норме Закона – вполне может привлечь.

Затем, даже не составив протокола об административном правонарушении, Департамент обратился в НЦИС за экспертным заключением, а имело ли место в описанной ситуации нарушение прав фирмы «А» на товарный знак. Спустя более чем месяц, НЦИС ответил, что ситуация далеко не однозначна и за ее разрешением следует обращаться в судебную коллегию по патентным делам Верховного суда Республики Беларусь.

Департамент в своем ответе на заявление фирмы «А» указал, что разрешение споров по товарным знакам (то, о чем фирма «А» его вовсе и не просила) не входит в компетенцию Департамента, и для разрешения конфликта следует подавать исковое заявление в судебную коллегию по патентным делам. То есть по существу заявления фирмы «А» Департамент ничего не ответил.

Преследование за нарушение прав на объект промышленной собственности

Статья 167-9 КоАП предусматривает, что незаконное распространение или иное незаконное использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности, а также сорта растения или топологии интегральной микросхемы — влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти минимальных заработных плат с конфискацией контрафактных экземпляров объектов авторского права, смежных и патентных прав, а также материалов и оборудования, используемых для их изготовления, или без конфискации.

В соответствии со ст. 998 Гражданского кодекса Республик Беларусь (далее — ГК), товарные знаки (знаки обслуживания) являются объектами права промышленной собственности.

Согласно абзацу 1 п. 1 ч. 1 ст. 234-1 КоАП, составлять протоколы о правонарушениях, предусмотренных ст. 167-9 КоАП, уполномочены должностные лица органов внутренних дел. Согласно ст. 202 КоАП рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 167-9 КоАП, уполномочены районные суды.

Одновременно подачей заявления в Департамент, фирма «А» направила такое же заявление в соответствующее РУВД, с просьбой составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.167-9 КоАП, и направить материалы в суд для рассмотрения.

В РУВД заявление фирмы «А» распределили в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, работники которого вообще слабо представляли, что это такое — товарный знак. Через несколько дней «проверки обстоятельств дела» РУВД ответило, что в действиях предпринимателя «Б» нарушений закона нет и при необходимости фирма «А» может обратиться опять же в Судебную коллегию по патентным делам.

Не согласившись с таким ответом, фирма «А» обжаловала ответ РУВД в районную Прокуратуру. И только прокурорские работники вникли в ситуацию и вынесли в отношении предпринимателя «Б» постановление об административном правонарушении. Постановление было направлено в общий суд соответствующего района г. Минска для рассмотрения. Судебное заседание состоялось в конце августа 2003 г.

На судебном заседании представитель нарушителя опровергал незаконность действий предпринимателя «Б», ссылаясь на то, что словосочетание «Могил сервис» является общеупотребимым и используется предпринимателем Б только лишь для обозначения вида его деятельности. Кроме того, он указывал, что смешения услуг предпринимателя «Б» с услугами фирмы «А» не произошло. Впрочем, никаких внятных доказательств в отношении обоих доводов представитель предпринимателя «Б» представить не смог.

Представители фирмы «А» аргументировано опровергли все доводы противной стороны и привели доказательства смешения услуг и вины нарушителя.

Однако, несмотря на это, суд вынес постановление о прекращении дела производством в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Обосновывалось это очень просто: в товарном знаке фирмы «А» словосочетание «Могил сервис» написано в две строки и двумя цветами, а на вывеске и рекламе предпринимателя «Б» — в одну строчку и другим цветом, поэтому смешения услуг не происходит.

Минский городской суд оставил постановление районного суда в силе, исходя из тех же оснований.

В судебную коллегию по патентным делам фирма «А» пока не обращалась, поскольку ее руководство не уверено в том, что судьи этого судебного органа не займут такую же позицию. Нарушение прав фирмы «А» на товарный знак «Могил сервис» со стороны предпринимателя «Б» продолжаются и по сей день.

Анализ аргументов

а) О том, что словосочетание «Могил сервис» является общепринятым термином

В соответствии с п. 4.3 Правил составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания)[5], не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами.

К общепринятым символам, согласно Правил, относятся обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, указанные в перечне товаров в заявке на регистрацию знака, а также условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам — лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Пункт 5 Правил предусматривает, что общепринятые символы и термины могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Именно на это в основном и ссылались предприниматель «Б» и его представитель: словосочетание «Могил сервис» — это общепринятый термин и не занимает в вывеске и рекламе предпринимателя «Б» доминирующего положения. Данный довод является несостоятельным, исходя из следующих моментов.

Во-первых, словосочетание «Могил сервис» не является термином, поскольку термин — это слово, которое четко обозначает определенное понятие, применяемое в науке, технике или искусстве. Словосочетание «Могил сервис» не обозначает чего-то четкого, точного. В переводе на русский язык оно имеет приблизительно такое значение — «обслуживание мест захоронений».

Во-вторых, к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники. А словосочетание «Могил сервис» не характерно для какой-либо конкретной области науки и техники.

В-третьих, сам факт регистрации словосочетания «Могил сервис» в качестве товарного знака фирмы «А» указывает на то, что данное словосочетание не является общепринятым термином, поскольку, как было отмечено выше, общепринятые термины в качестве товарных знаков не регистрируются. Соответственно, пока словосочетание «Могил сервис» является зарегистрированным товарным знаком, говорить о его общеупотребимости неуместно.

Кроме того, общеупотребимость того или иного слова или словосочетания в товарных знаках или фирменных наименованиях на обыденном уровне может доказываться тем, что оно употребляется многими субъектами хозяйствования. Однако на просьбу представителей фирмы «А» назвать хотя бы пять магазинов, торгующих ритуальными принадлежностями, которые бы назывались «Могил сервис», но не принадлежали бы фирме «А», представитель предпринимателя «Б» ничего не смог ответить. И действительно, что тут ответишь, если все магазины «Могил сервис» по республике (а их не один десяток) открыты именно фирмой «А».

б) Об отсутствии смешения обозначений

Постановление суда было основано на единственном доводе: «Смешения словосочетания «Могил сервис» не усматривается, поскольку они имеют различное цветовое изображение и графическое изображение».

Данный довод суда является несостоятельными в связи со следующими основаниями. Ст. 1017 ГК предусматривает:

1. Товарным знаком и знаком обслуживания признается обозначение, способствующееотличию товаров или услуг одного лица от однородных товаров или услуг других лиц.

2. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений. Иные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в случаях, предусмотренных законодательными актами.

3. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Товарный знак, зарегистрированный фирмой «А», является именно словесным обозначением, которое состоит из словосочетания «Могил сервис» со вписанным в первую букву фирменным наименованием.

Независимо от цвета, в который оно окрашено (синий и красный (фирма «А»), либо зеленый (предприниматель «Б»)), независимо от его графического изображения (в две строки (фирма «А») либо в одну (предприниматель «Б»)), словосочетание «Могил сервис» все равно остается словесным обозначением, зарегистрированным в качестве товарного знака фирмы «А».

Кроме того, при произнесении словосочетания «Могил сервис» в рекламе на радио, оно вообще не имеет ни цвета, ни графического изображения.

Статья 3 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» предусматривает, что:

1. Владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другими лицами.

2. Никто не может использовать охраняемый на территории Республики Беларусь товарный знак, на который выдано свидетельство, без разрешения его владельца.

3. Нарушением прав владельца товарного знака признаются несанкционированные изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров (и услуг, в соответствии со ст. 1 Закона — прим. автора), а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь.

Исходя из всего вышесказанного, суд должен был в первую очередь проанализировать наличие или отсутствие сходства (смешения) обозначений «Могил сервис», одно из которых является зарегистрированным товарным знаком фирмы «А», а второе – частью вывески и рекламы предпринимателя «Б» — ведь именно это ведет к нарушению прав владельца товарного знака и к наличию объективной стороны соответствующего административного правонарушения.

Нормативным актом, в котором раскрывается понятие тождественных и сходных до степени смешения обозначений, являются Правила рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в государственном патентном комитете Республики Беларусь[6]. Согласно пунктов 24, 25 Правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением при наличии несовпадающих элементов, если оно ассоциируется с ним в целом.

Исходя из пункта 29 Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). В пунктах 30 – 32 Правил подробно расписывается, в чем состоит тот или иной вид сходства словесных обозначений.

Возвращаясь к рассматриваемой ситуации, следует отметить, что между словесными обозначениями «Могил сервис», используемыми фирмой «А» и предпринимателем «Б», существует 100-процентное звуковое сходство (в обоих случаях данное словосочетание произносится одинаково) и практически полное смысловое сходство (оба субъекта обозначали данным словосочетанием сферу своей деятельности, которые практически совпадали). Что касается графического сходства, то здесь, действительно присутствует «различное цветовое изображение и графическое изображение», на которое указал суд. Однако в пункте 31 Правил названы и другие признаки, на основании которых можно сделать вывод о наличии графического сходства: графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные), расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, буквами которого написано слово. На основании этих признаков можно сделать вывод о наличии определенного графического сходства между словесными обозначениями «Могил сервис», используемыми фирмой «А» и предпринимателем «Б». В обоих случаях словосочетание «Могил сервис» написано печатными буквами русского алфавита, которые расположены горизонтально.

Судя по всему, суды (как районный, так и городской) указанными нормами не руководствовались и три возможных вида сходства не анализировали – поэтому и пришли к неподтвержденному какими-либо нормами права выводу о том, что «смешения словосочетания «Могил сервис» не усматривается».

Но, на наш взгляд, приведенный выше анализ ситуации и нормы права свидетельствуют о наличии смешения обозначений и о том, что использование словесного обозначения «Могил сервис» (на вывеске, в рекламе или иным образом) без разрешения владельца прав на данный зарегистрированный товарный знак нарушает исключительное право фирмы «А» на использование данного товарного знака, является незаконным и должно влечь административную ответственность, предусмотренную ст. 167-9 КоАП.

в) Об отсутствии состава административного правонарушения

В постановлении суда было указано (опять же без приведения каких-либо аргументов) на отсутствие в действиях предпринимателя «Б» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 167-9 КоАП. С этим также нельзя согласиться.

В действиях предпринимателя «Б» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 167-9 КоАП Республики Беларусь:

Объект — исключительное право фирмы «А» на использование товарного знака «Могил сервис», охраняемое государством на основании свидетельства о регистрации.

Объективная сторона — противоправные действия предпринимателя «Б», которые выразились в незаконном использовании словесного обозначения «Могил сервис» (товарного знака, зарегистрированного фирмой «А») в вывеске и рекламе (без разрешения обладателя прав на данный товарный знак и в нарушение его прав).

Субъект — предприниматель «Б», достигший возраста, с которого наступает административная ответственность.

Субъективная сторона — умышленная вина. Предприниматель «Б» сознавал противоправный характер своих действий (фирма «А» неоднократно по телефону и письменно информировала его о том, что его действия нарушают права фирмы на зарегистрированный ею товарный знак), предвидел вредные последствия (смешение услуг — на это предпринимателю «Б» также указывалось при попытках досудебного урегулирования конфликта), желал (допускал) наступление этих последствий (поскольку после предупреждений со стороны фирмы «А» не прекратил нарушение прав фирмы на зарегистрированный ею товарный знак).

Отягчающее обстоятельство — продолжение противоправного поведения (незаконного использования словесного обозначения «Могил сервис»), несмотря на требование уполномоченных на то лиц (представителей фирмы «А») прекратить его.

Выводы

Таким образом, приходится констатировать не очень оптимистичные факты.

Во-первых, защищать нарушенное право на объект интеллектуальной собственности в судебном порядке (путем подачи искового заявления в судебную коллегию по патентным делам Верховного суда Республики Беларусь) в нашем государстве необоснованно дорого. Не каждый правообладатель сможет «выложить» более двух с половиной тысяч долларов только в качестве госпошлины за подачу иска о запрещении незаконного использования товарного знака. Это в 40 или 20 раз превышает размер госпошлины за подачу иска неимущественного характера в обычный хозяйственный суд или ВХС соответственно.

Во-вторых, административный порядок защиты нарушенного права также не гарантирует торжества справедливости. Причин тому много – приведенный пример из практики их наглядно проиллюстрировал, поэтому отдельно выделять и повторять их не будем.

Посему, обладание исключительным правом на использование объекта интеллектуальной собственности само по себе не гарантирует его владельцу защиты. Функциональную систему защиты данного права должно создать государство. Причем эта система должна быть доступной для правообладателей и обращенной лицом именно к ним. Система не должна заставлять правообладателей проходить бесконечные бюрократические процедуры и «футболить» их между входящими в систему органами, в то время как нарушители безнаказанно делают свое «дело» и во многих случаях уходят безнаказанными. Пока всего этого не будет сделано, поговорка «Прав тот, у кого больше прав» сработает далеко не всегда.

[1] Для соблюдения конфиденциальности названия сторон рассматриваемого конфликта и сфера их деятельности, а также описание товарного знака изменены. Любые совпадения здесь случайны. Неизмененной является процедура разрешения конфликта, имевшая место в мае – октябре 2003 года.

[2] Сейчас данный закон действует в редакции от 05.01.2004 г. На момент разрешения описываемого конфликта действовала предыдущая редакция Закона.

[3] В соответствии с п. 1.1.2 Указа Президента Республики Беларусь от 18.10.2000 № 559 «О государственной пошлине, взимаемой при подаче заявлений и жалоб в судебную коллегию по патентным делам Верховного суда Республики Беларусь», госпошлина по исковым заявлениям неимущественного характера (или не подлежащих оценке) с юридических лиц и организаций, не являющихся юридическими лицами, составляет 400 базовых величин.

[4] Утверждено Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 16.08.2002 № 194 (ред. от 10.01.2003).

[5] Утверждены Приказом Государственного патентного комитета Республики Беларусь от 23.02.2001 N 7 (в ред. постановления Комитета по науке и технологиям при Совмине от 04.04.2003 N 10).

[6] Утверждены Постановлением Государственного патентного комитета Республики Беларусь от 31.08.2001 N 3 (в ред. постановления Комитета по науке и технологиям при Совмине от 04.04.2003 N 10).